A cura di Paola Furiosi, Sara Renon
Design, un tentativo di definizione
La Milano Design Week appena terminata rappresenta un’occasione utile per far chiarezza sulla tutela giuridica del design. In questi sette giorni, i numerosi ed innovativi allestimenti ospitati in ogni angolo della città tra il Salone Internazionale del Mobile e il Fuorisalone hanno consentito agli addetti ai lavori (e non soltanto) di immergersi e lasciarsi affascinare da un mondo fatto di equilibrio tra utilità e bellezza: un mondo che merita di essere ben tutelato da un punto di vista legale.
Prodromica alla disamina dell’attuale tutela giuridica del design è, senza dubbio, la relativa definizione. Il design, infatti, ci circonda e con la sua trasversalità è presente – anche se non ne siamo sempre consapevoli – in ogni nostro gesto quotidiano, negli oggetti che usiamo tutti i giorni, come un’automobile o un rubinetto, una lampada o una sedia, che in questa settimana milanese ci sono apparsi in una dimensione estetica nuova, talvolta quasi eccentrica, ma sempre sorprendente. Eppure, anche se il design è ovunque attorno a noi, non è facile darne una definizione appropriata.
In tal senso, ci viene in aiuto il Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30/2005, qui di seguito “CPI”) che, all’articolo 31, definisce il design come l’“aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento”.
“Design” è, in verità, un termine di uso comune con il quale ci si riferisce sia ad opere bidimensionali che ad opere tridimensionali. Il legislatore, invece, differenzia tra disegni, ovvero le decorazioni e i caratteri bidimensionali, e modelli, ovvero gli aspetti tridimensionali dei prodotti. Complessivamente, però, si può parlare, in entrambi i casi, di design.
Il design ha un valore inestimabile per imprese e professionisti di ogni settore, da quello dell’arredamento a quello dell’automobile, della moda, della comunicazione e così via. Basti pensare che dalla fine del 2020 ad oggi, l’export di design made in Italy ha vissuto una crescita importante, con risultati straordinari in termini di ordini e ricavi. I comparti dell’arredamento e dell’illuminazione, per rimanere nella scia del Fuorisalone di Milano, hanno raggiunto nel 2021 un fatturato di oltre 25 miliardi, metà del quale riferibile al mercato interno.
Ne consegue che è di indubbia importanza per un operatore del settore, dal designer che vuole tutelare la propria opera creativa, all’azienda che necessita di proteggere e lanciare sul mercato una propria innovazione, conoscere la tutela che l’ordinamento offre alle opere di design. Vediamo, dunque, in cosa consiste tale tutela.
Come tutelare il design
Disegni e modelli registrati (e non)
Il CPI subordina, innanzitutto, la tutela del design alla sua registrazione. La registrazione può essere ottenuta mediante il deposito di una domanda dinanzi agli uffici competenti (UIBM, a livello nazionale; EUIPO, a livello comunitario). La registrazione ha una durata pari a 5 anni, rinnovabile fino a un massimo di 25 anni totali e conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o modello e di vietarne a terzi l’utilizzo senza il proprio consenso.
Da notare che il diritto dell’Unione Europea (Regolamento CE n. 6/2002) offre una tutela provvisoria (della durata di 3 anni, senza possibilità di rinnovo) anche ai disegni e modelli non registrati, ma aventi i requisiti di registrazione. Tale tutela decorre dalla data della loro prima divulgazione al pubblico che si ha nei casi di pubblicazione, esposizione, uso in commercio del prodotto o comunque uso del prodotto tale da renderlo ragionevolmente conosciuto negli ambienti specializzati del settore interessato.
Nell’ottica di contrasto a pratiche illecite di contraffazione del proprio design, è tuttavia certamente consigliabile per l’operatore di settore procedere alla registrazione dello stesso. La protezione conferita dal design comunitario non registrato, infatti, è certamente più debole rispetto a quella garantita da un titolo registrato: un certificato di registrazione del design permette al titolare di essere sollevato dall’onere di provare la validità del design registrato, spetterà a controparte provarne la nullità; inoltre, fornisce una data certa a partire dalla quale decorre la tutela nei confronti di terzi. Al contrario, in assenza di registrazione, il titolare del design è gravato dal difficile onere della prova circa la validità del design, nonché la data ed il luogo della sua prima divulgazione.
Alla luce di quanto sopra, è chiaro che il primo fondamentale passo per la tutela del design è quello di procedere alla sua registrazione, previa indispensabile verifica della sussistenza di tutti i requisiti di registrabilità. In particolare, il design deve essere:
- nuovo, non identico ad un altro precedentemente divulgato,
- lecito, ovvero conforme all’ordine pubblico e al buon costume, e
- dotato di carattere individuale, ovvero tale per cui l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato antecedentemente.
Tutela autoriale
Il design gode, altresì, di una tutela non titolata, ai sensi della Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941, qui di seguito “LDA”), che all’articolo 2 include tra le opere protette anche “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”. Non si tratta di una protezione alternativa a quella offerta dalla registrazione di disegni e modelli, bensì di una tutela che ad essa si può cumulare.
I diritti attribuiti dalla LDA sorgono in capo all’autore dell’opera automaticamente al momento della creazione dell’opera stessa, senza che sia necessaria alcuna formalità e, in particolare, alcuna registrazione presso appositi uffici. Tali diritti si dividono in (i) diritti patrimoniali, ovvero di sfruttamento economico dell’opera, i quali si estendono fino a 70 anni dopo la morte dell’autore e sono cedibili e rinunciabili; e (ii) diritti morali (in particolare, inter alia, il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di integrità dell’opera stessa), i quali sono inalienabili, irrinunciabili e perpetui.
Indubbiamente la tutela autoriale può rappresentare uno strumento normativo ulteriore a disposizione del titolare del design, soprattutto in caso di mancata registrazione. Al tempo stesso, però, si deve tenere in considerazione il fatto che non tutti i disegni industriali possono essere qualificati come “opere dell’ingegno”. La LDA subordina, infatti, la relativa tutela a due requisiti: il carattere creativo e il valore artistico.
Il requisito del carattere creativo è considerato dalla giurisprudenza come coincidente con quello della creatività richiesto dall’art. 1 LDA per la protezione autoriale di qualsiasi opera; tale requisito non va inteso come implicante una novità assoluta dell’opera, bensì come espressione della personalità dell’autore e del suo ingegno.
Il valore artistico, invece, costituisce un quid pluris richiesto solo per la tutela del design e la cui sussistenza va valutata caso per caso dal giudice. In particolare, è stato ritenuto dalla giurisprudenza nazionale che tale requisito ricorra laddove si possa riscontrare una forte innovatività nell’opera di design, tale per cui, per un designer del settore, essa possa venir considerata come un nuovo e differente paradigma. Il valore artistico delle opere del disegno industriale deve risolversi in una più spiccata originalità delle forme rispetto a quelle normalmente riscontrabili nei prodotti similari presenti sul mercato, con una prevalenza del valore artistico sull’utilità pratica dell’opera, da valutarsi anche alla stregua del riconoscimento collettivo soprattutto negli ambienti artistici.
Quanto a quest’ultimo requisito, va comunque tenuto presente che, con la nota pronuncia del 12 settembre 2019 nella causa C-683/17 (Cofemel-Sociedade de Vestuario, SA / G-Star Raw CV), la Corte di Giustizia europea (CGUE) sembra aver assunto un atteggiamento meno restrittivo del legislatore nazionale con riferimento alla tutela autoriale delle opere di design, ritenendo che anche per queste ultime gli unici requisiti per la protezione siano la creatività e il fatto che tale creatività si concreti in un quid dotato di valore espressivo e identificabile, ovvero appunto in un’opera. In questo modo, la soglia per avere accesso alla protezione di cui alla LDA si abbasserebbe significativamente, poiché non sarebbe necessario l’accertamento di un gradiente estetico e di una originalità spiccata e fuori dall’ordinario (ovvero della sussistenza di un valore artistico appunto).
Dunque, le opere di design possono beneficiare della tutela aggiuntiva garantita dalla LDA, e, grazie alla recente pronuncia della CGUE, tale tutela si presenta come accessibile ad una platea sempre maggiore di opere di disegno industriale.
Vediamo ora nel concreto a quali strumenti processuali possono ricorrere gli operatori di settore per la tutela sia autoriale sia industriale delle proprie creazioni.
Gli strumenti processuali esperibili in caso di violazione di design
In primis, il titolare di una privativa violata può instaurare un giudizio ordinario di contraffazione dinanzi alle Sezioni Specializzate in materia di impresa dei competenti tribunali. Il giudizio di contraffazione di disegni e modelli potrebbe richiedere tempistiche particolarmente estese, tali da arrecare al titolare del diritto leso danni gravi ed irreparabili. Ciò rende spesso necessario ricorrere alle misure cautelari che il CPI mette a disposizione per una più celere ed immediata tutela dei propri diritti: consulenza tecnica preventiva, descrizione, sequestro e inibitoria.
La descrizione (art. 129 CPI) ha lo scopo di precostituire la prova della violazione del diritto mediante accesso ai locali in cui la contraffazione è in corso da parte dell’Ufficiale Giudiziario, il quale, avvalendosi di periti ed eventualmente con l’ausilio di tecnici nominati dalle parti, predispone un verbale contenente una descrizione dettagliata dei prodotti ritenuti integranti una contraffazione. Normalmente la prova della contraffazione può essere fornita dalla parte interessata mediante produzione in giudizio di un campione del prodotto direttamente acquistato sul mercato, mentre la descrizione è uno strumento residuale a cui ricorrere soprattutto in caso di prodotti che non risultano ancora in vendita.
Il sequestro (art. 129 CPI) ha, invece, una funzione probatoria e cautelativa e permette di ottenere che un prodotto realizzato in contraffazione di una privativa altrui non possa continuare a circolare, affidandone la custodia ad un soggetto che potrà farne uso solo su ordine del giudice.
Infine, l’inibitoria (art. 131 CPI) consente di ottenere la paralisi di un’attività che integra violazione dell’altrui privativa.
L’art. 128 CPI ammette anche nei procedimenti di proprietà industriale il ricorso all’istituto, avente funzione conciliativa, della consulenza tecnica preventiva (CTP), disciplinato dall’articolo 696 bis c.p.c., cui il CPI fa diretto rinvio: a tale istituto sarà dunque possibile fare ricorso solo nei limiti individuati dal c.p.c. e, dunque, quando si debbano accertare e determinare i crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Pertanto, non potranno essere oggetto di ricorso per CTP questioni volte a verificare la nullità della privativa e/o comunque la sua validità e/o estensione.
Tali misure possono essere chieste sia nel corso di un instaurato giudizio di merito sia prima del suo avvio. I provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito mantengono la loro efficacia anche laddove non venga successivamente instaurato un giudizio di merito; questo vale per l’inibitoria e si ritiene anche per il sequestro, mentre la consulenza tecnica preventiva e la descrizione impongono l’instaurazione di un giudizio di merito, pena la perdita di efficacia dei relativi provvedimenti. L’adozione di un provvedimento cautelare richiede un controllo meramente sommario da parte del giudice circa l’esistenza del diritto dell’attore (c.d. fumus boni iuris) e di un pericolo insito nel ritardo della tutela di merito (c.d. periculum in mora). Inoltre, la loro concessione può essere subordinata al pagamento di una cauzione a carico de ricorrente.
Possiamo, dunque, concludere sostenendo che l’ordinamento offre validi strumenti di tutela del design all’operatore di settore, il quale deve a propria volta assumere tutte le iniziative indispensabili alla protezione delle proprie creazioni: procedere alla registrazione del proprio disegno o modello per poter disporre di un titolo valido azionabile contro terzi; utilizzare effettivamente il proprio design e raccogliere elementi di prova di un utilizzo attuale ed effettivo dello stesso (ad esempio cataloghi in cui vengono riportati o recensiti i proprio prodotti, articoli, brochure, fotografie di mostre ed esibizioni dei propri prodotti); reagire tempestivamente ad eventuali violazioni, instaurando un procedimento cautelare; reperire prove adeguate della avvenuta contraffazione (per esempio procurandosi un campione del prodotto contraffatto).
L’operatore di settore dovrà allora avvalersi delle prestazioni e della consulenza di professionisti specializzati che possano offrirgli una tutela a 360° del proprio design, grazie ad un network capace di fornire servizi in modo integrato e multidisciplinare. Occorrerà, in primo luogo, l’assistenza di un consulente che provveda alla registrazione del design, al mantenimento della relativa registrazione e al monitoraggio di possibili registrazioni in violazione della privativa registrata. Sarà poi fondamentale un’adeguata assistenza legale – fornita da professionisti esperti di proprietà intellettuale – per la redazione e negoziazione di contratti funzionali allo sfruttamento economico e alla tutela del design, nonché per la gestione di eventuali azioni giudiziarie che fosse necessario intraprendere. Di particolare utilità risultano essere anche i servizi Forensic, sia nella fase di avvio della tutela del proprio design, sia in caso di eventuali controversie, soprattutto in sede di CTP. Infine, la tutela del design non può non comprendere l’attività di monitoraggio online (e, oggi anche nel metaverso) di eventuali contraffazioni, in presenza delle quali sarà necessario procedere immediatamente con le attività di notice and take down.
Let’s Talk
Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Partner
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Director