A cura di Paola Furiosi e Giuseppe Massimo Verrecchia
L’EUIPO (“Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale”) ha recentemente pubblicato alcune indicazioni in merito all’approccio che l’ufficio europeo vuole intraprendere sulla registrazione di marchi che contraddistinguono gli asset digitali (e i loro certificati – non fungible token “NFT”) nel metaverso.
La necessità di questa presa di posizione da parte dell’EUIPO deriva dal boom di domande che l’ufficio ha ricevuto negli ultimi mesi per la registrazione di marchi a tutela di prodotti e servizi offerti nel Web 3.0 e che contengono termini relativi a prodotti virtuali e token non fungibili.
Ad oggi, la tendenza da parte dei maggiori brand in tema di estensione o nuove registrazioni per la tutela dei propri marchi nel metaverso è quella di rivendicare protezione nelle classi compatibili con il metaverso(prodotti virtuali e servizi offerti in realtà virtuali), ovvero: 9 (computer software), 35 (pubblicità), 36 (servizi finanziari, monetari, bancari), 41 (divertimento; attività sportive e culturali) e 42 (progettazione e sviluppo di computer e di programmi per computer).
Su questa scia si pongono anche i recenti suggerimenti dell’EUIPO. In particolare, l’ufficio europeo si focalizza sulla classe 9, sostenendo che:
- “i prodotti virtuali rientrano nella Classe 9 perché sono trattati come contenuti digitali o immagini. Tuttavia, mancando di per sé di chiarezza e precisione, il termine prodotti virtuali deve essere ulteriormente specificato chiarendo il contenuto al quale detti prodotti virtuali si riferiscono (ad esempio prodotti virtuali scaricabili, ovvero abbigliamento virtuale)”; e
- “il termine token non fungibili di per sé non è accettabile: occorre specificare il tipo di elemento digitale che gli NFT autenticano”. In tale ottica, la 12a edizione della Classificazione di Nizza includerà, nella classe 9, il termine “file digitali scaricabili autenticati da token non fungibili” (“downloadable digital files authenticated by non-fungible tokens”).
Dunque, in attesa dell’entrata in vigore della 12a edizione della Classificazione di Nizza (prevista in data 1 gennaio 2023), l’EUIPO, con queste prime indicazioni pratiche, ha fornito un utilissimo input che permetterà, già adesso, alle parti interessate di formulare meglio le proprie domande di registrazione di marchio, identificando sin da subito nella maniera più corretta la declinazione dei prodotti che rientrano nella classe 9 e, al contempo, riducendo il rischio di eventuali osservazioni e richieste di modifica da parte dell’ufficio europeo in fase di verifica della domanda.
Le Linee Guida dell’EUIPO per il 2023 (attualmente in fase di bozza e al vaglio delle parti interessate che potranno presentare le loro osservazioni fino al 3 ottobre 2022) delineeranno il nuovo approccio stabilito dall’ufficio europeo.
Infine, cogliamo l’occasione per segnalare che la registrazione (o estensione della tutela) del proprio marchio nel Web 3.0 costituisce un primo passo fondamentale per proteggere un brand nel metaverso, ma non può prescindere da un monitoraggio attivo dell’utilizzo dei propri marchi da terze parti nel mondo digitale: la contraffazione nel metaverso, infatti, è un fenomeno crescente e colpisce anche i brand non presenti nel metaverso. A tal fine, sarà necessario attivare un servizio di sorveglianza attiva nel metaverso e procedere con le attività di notice-and-take down.
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