Partono i lavori del Tribunale Unificato dei Brevetti: la sede milanese tra opportunità e nodi da sciogliere

A cura di Paola Furiosi, Federica Pezza e Francesca Caliri

Il nuovo sistema brevettuale unitario partirà il 1° giugno, quando entrerà in vigore l’Accordo internazionale sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB).

Per l’istituzione a Milano della sede distaccata del TUB, è stata trovata un’intesa politica trilaterale con Francia e Germania. Tuttavia, ad oggi, il testo di tale intesa non è ancora definitivo, ma dovrà essere formalizzato nel corso della prossima riunione del Comitato Amministrativo del TUB e restano al riguardo alcune perplessità sulle effettive conseguenze, in termini di effettive opportunità, di una simile assegnazione.

Cos’è un brevetto e cosa si intende per “brevetto unitario”

Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento (per un massimo di 20 anni) sull’oggetto del brevetto stesso, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrlo, di usarlo, di metterlo in commercio, di venderlo o di importarlo. Ai sensi dell’articolo 45 del Codice di Proprietà Industriale, possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che siano nuove, che implichino un’attività inventiva e che siano idonee ad avere un’applicazione industriale.

Con specifico riferimento al brevetto unitario, quest’ultimo rappresenta una nuova tipologia di privativa industriale, che sarà inizialmente riconosciuta in 17 Stati membri dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Svezia) e, successivamente, in 24, quando Cipro, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Irlanda, Romania e Slovacchia completeranno gli adempimenti legislativi richiesti. Tale nuova privativa si affiancherà, senza sostituirsi, alla tutela brevettuale ad oggi esistente a livello nazionale (in Italia, presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, “UIBM”) e a livello europeo (presso l’European Patent Office, “EPO”).

Il Tribunale Unificato dei Brevetti

Competente a decidere in merito alle questioni relative al brevetto unitario (quali, ad esempio, violazioni commesse o minacciate, nullità della privativa, richieste di risarcimento) ed al brevetto europeo (ma limitatamente ai soli Stati aderenti) sarà il Tribunale Unificato dei Brevetti, una corte con giurisdizione multi-territoriale attiva a partire dal 1° giugno 2023.

Numerosi sono i vantaggi che deriveranno da tale riforma del sistema brevettuale in Europa e di cui le aziende ed i titolari delle privative potranno beneficiare.

In primo luogo, rispetto alla tipologia di domanda, per il brevetto unitario è previsto il deposito di un’unica domanda, non essendo necessario procedere con la designazione dei singoli Stati ove si richiede protezione (come accade, invece, per il tradizionale brevetto europeo). Ulteriore vantaggio concerne la validità, anch’essa unica in tutti gli Stati membri aderenti. Ancora, si prevede una tassa unica sia per la domanda sia per il mantenimento, il cui importo sarà di gran lunga inferiore a quello previsto per l’attuale brevetto europeo con protezione valida in tutti gli Stati membri; l’estensione geografica della tutela non varierà se nel tempo vengono abbandonate delle designazioni e non sarà previsto alcun costo di convalida o traduzione del brevetto. Infine, rispetto alla giurisdizione, il TUB consente l’accentramento delle competenze, comportando una notevole semplificazione ed armonizzazione delle procedure.

Le competenze del TUB

A partire dal 1° giugno inizierà un periodo transitorio di 7 anni (estendibile fino ad un massimo di 14 anni) durante il quale il TUB e i tribunali nazionali avranno una competenza condivisa sui brevetti europei tradizionali. Ciò significa che, nel corso di questa prima fase, i titolari di brevetti europei tradizionali, potranno scegliere di azionare tali brevetti – oppure, ad esempio, contestare la validità di brevetti altrui – con un’unica azione innanzi al TUB o con molteplici azioni innanzi ai singoli tribunali nazionali. Una volta scaduti i termini, e salva rinuncia espressa da parte dei titolari del diritto, il TUB avrà competenza esclusiva anche per i brevetti europei tradizionali.

È stata, tuttavia, prevista la cosiddetta procedura di “opt-out, ovvero una dichiarazione di rinuncia, che consente ai singoli titolari delle domande di brevetto europeo o dei brevetti europei concessi nei singoli Paesi di evitare che i brevetti convalidati nei singoli Paesi diventino automaticamente soggetti alla giurisdizione del TUB. Se viene scelto l’opt-out, la giurisdizione sarà quindi unicamente quella dei singoli Paesi di convalida.

Con riferimento alle competenze, la sede milanese si aggiunge a quelle di Monaco di Baviera, che sarà competente in materia di chimica e metallurgia, e di Parigi, competente per la farmaceutica. Quindi, pur in assenza di un testo pubblico dell’accordo, sembrerebbe che al TUB italiano, saranno attribuite, in via residuale, le seguenti competenze: scienza medica-veterinaria e igiene, brevetti farmaceutici privi dei certificati di protezione supplementari (Supplementary Protection Certificate, “SPC”), biotech non farmaceutico, agricoltura, food e tabacco, articoli personali e domestici, sport e mondo del divertimento.

Soddisfazione a metà

Nonostante per l’Italia – e per Milano in particolare – l’istituzione di una sede del Tribunale Unificato dei Brevetti rappresenti senz’altro una grande opportunità, considerato il flusso di investimenti stranieri che ci si auspica ne derivi, non possiamo non evidenziare le nostre perplessità circa lo sfruttamento ottimale di una simile occasione.

In primo luogo, ad oggi non è stato diffuso un comunicato ufficiale ove accertare la reale ripartizione delle materie, ma l’unico documento ufficiale al riguardo è una nota della Farnesina pubblicata lo scorso 18 maggio. A ciò si aggiunga che le competenze, originariamente destinate alla unica e sola sede londinese TUB, non sembrano essere state equamente ripartite tra le tre sedi europee designate successivamente alla Brexit. Sul punto, la delusione interessa, in particolar modo, il settore farmaceutico, considerato che a quanto emerge a Milano verranno trattate solamente le cause di minore rilevanza, sia poiché – come si è visto – la competenza è limitata ai brevetti privi dei certificati SPC, sia poiché laddove tali farmaci fossero qualificati come “prodotti chimici”, allora la competenza sarà tedesca.

Ancora, anche nel caso in cui l’istituzione della sede italiana riceva il placet definitivo degli altri Stati aderenti, si stima che il Tribunale potrebbe essere reso operativo solamente a partire dal prossimo anno, con conseguente allocazione medio tempore dei contenziosi, la cui competenza sarebbe riservata a Milano, presso le altre sedi europee.

Nelle ultime ore è emerso che, nel caso in cui fosse accertato un effettivo sbilanciamento tra le materie destinate a ciascuna sede, si riaprirebbe un tavolo di confronto al fine di assicurare una equa ed effettiva ripartizione. La questione resta dunque un nodo da sciogliere.

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Andrea Lensi Orlandi

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